知財デューデリジェンスとは？進め方や注意点、依頼できる外注先は？

【投稿日】 2022年7月25日 【最終更新日】 2022年8月26日

デューデリジェンスは、今やM＆Aを行う上で欠かせないものとなりつつあります。

買収の対象となる企業の事業価値やリスク評価を見極めるために、対象会社や対象事業の現況を調査・検証する手続きであるデューデリジェンスには、ビジネス、人事、財務、法務、IT、不動産、税務、環境などいろいろな種類がありますが、その一つが、知的財産デューデリジェンスというものです。

この記事では、この知的財産デューデリジェンス(知財デューデリジェンス)について、知財デューデリジェンスとは何か、というところから、その進め方や注意点、依頼できる外注先などについて解説していきます。

知的財産(知財)デューデリジェンスとは

知財デューデリジェンスとは、買収対象となっている企業の企業価値算定のためや、当該取引実行の是非を判断するために、その企業の保有する知的財産権や、企業の行う知的財産活動に関して、法務・財務・ビジネス・技術等の観点から、調査・検証を行うことを言います。

知財デューデリジェンスは、財務・税務・ビジネスデューデリジェンス等、他のデューデリジェンスとも関連性が高く、M＆Aを行う上で重要な位置付けを占めているのです。

知財デューデリジェンスの目的

知財デューデリジェンスの大きな目的は、2つあります。

1つ目は、知財に関するリスクの調査、2つ目は、保有知財の価値評価です。

1つ目のリスク調査に関しては、対象企業の保有する知的財産(特許・デザイン・商標など)が大きなリスクを抱えていないか、対象企業の保有している技術や製品が他社の特許などの権利を侵害していないかなど、買収を行った後でリスクとなり得る要因がないかを調査します。

2つ目の保有知財の価値評価としては、対象会社の保有する特許や商標のみならず、その技術やノウハウなども含め、投資額に見合った価値があるのかどうかを調査します。

企業の保有する特許や商標をはじめとする知的財産権には、値段が付いているわけではありません。

したがって、保有している知財の権利状況を確認すること、及び、他社に対してライセンスをしている場合はそのライセンスに関する契約の内容などを調査することで、価値評価をします。

また、実際の特許の明細書等の書面を読み、どのようなビジネス的価値を持っている特許であるかといったことや、他社にどのくらい引用されているか(興味を持たれているか)といった情報を算定根拠とし、特許の価値を算定します。

知財デューデリジェンスは、特許や商標、技術やノウハウなどの知的財産に関する状況を調査し、買収を行った後で事業を継続するにあたってリスクとなり得る要因がないか、ということや、買収することで自社とどのようなシナジーが得られるのか、といったことを分析し、買収のために資するレポートを作成することを目的としているのです。

知財デューデリジェンスの役割と特徴

M＆Aにおいて知財デューデリジェンスを行う場合は、最終的にその企業を買収することで自社のものとなる知的財産が、どれだけ今後の事業活動にプラスの影響を与えるのか、といった視点で知財の評価を行うことが必要です。

例えば、主要事業がガソリン車の製造販売である自動車メーカーが、電気自動車の製造を目論んだ時、自社にはノウハウがないため、電気自動車用の電池を研究開発している企業を買収することを考えたとします。

そこでは、買収対象企業の事業内容についてのビジネスデューデリジェンスや、法的な観点からの法務デューデリジェンス、財務的観点からの財務デューデリジェンスも必要ですが、特にノウハウなどの技術的な部分が大きく関わる買収の場合は、買収対象企業が保有している知財の調査が必須となります。

もしかしたら、その企業の開発している電池が、他社の特許を侵害している可能性もあるからです。

知財デューデリジェンスを行わず、こういったリスクを把握しないまま買収してしまうと、買収後になって、権利を移転した特許を使用して行っている事業に対して差し止めをされてしまったり、元の権利者に多額のライセンス料を払う必要が出てきてしまったりする可能性があります。

そうなると、事業としては、大打撃を受けるでしょう。

知財デューデリジェンスは、こういったリスクを低減できる役割があります。

また、知財デューデリジェンスでわかることは、それだけではありません。

買収対象企業が取得している特許の権利範囲が広く、様々な事業に転用できる汎用的な技術である場合には、予定していた電気自動車の電池だけでなく、例えばドローン用電池として転用するなどといった可能性も出てきます。

買収段階の知財デューデリジェンスで、その可能性を把握しておくことも、機動的なビジネスを行う上では重要なポイントと言えるでしょう。

こういった今後の事業活動への可能性が見えてくるのも、知財デューデリジェンスの特徴です。

知財デューデリジェンスの必要性

昨今のオープン・イノベーションの活発化に伴い、知的財産を主たる対象とする取引が増加しているため、M＆A等の取引において知的財産の占める重要性が高まっています。

同時に、知的財産保護のための法整備(特許改正法等)も進められており、今後は知的財産に関する紛争が発生した場合における損害賠償額も高額になっていくことが予想されます。

したがって、知的財産を対象とする契約を締結しようとすれば、知財デューデリジェンスを通じて、当該知的財産の価値やリスクを的確に把握し、それを踏まえた上で、取引実行の是非や、契約条項の内容について検討することが必要となってくるのです。

知的財産の種類

知的財産の種類は12種類あります。

ここでは、それを「知的創造物についての権利等」と「営業上の標識についての権利等」の2つに分けて挙げていきます。

知的創造物についての権利等

知的創造物についての権利等は7つあります。

参考元：特許庁「知的財産権について」

営業上の標識についての権利等

営業上の標識についての権利等は5つあります。

引用元：特許庁「知的財産権について」

知財デューデリジェンスの調査項目

知財デューデリジェンスの調査項目は以下の6つです。

この項では、これら一つひとつについて詳しく見ていきます。

対象会社の価値源泉となる技術等の分析・特定

対象企業が多種多様な製品を有している場合、その全てを知財デューデリジェンスの調査対象とすることは、コスト的に現実的ではないため、まずは調査対象とすべき技術・製品の範囲を特定します。

対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査

対象技術を対象企業で保有しているのか、それとも、第三者が保有し、使用する権利を得ているのかを確認し、それぞれの場合において、権利や契約を確認します。

対象企業で保有している場合	・単独保有か、第三者との共同保有か ・発明者・考案者・創作者は誰か ・製品等の開発方法が、自社開発・共同開発・外注のいずれか ・職務発明規程は整備しているか、履践状況(相当の利益の付与の有無等)はどうか ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権は有効か(法的に保護されているか)、今後有効になる可能性はあるか ・権利(法的保護)の範囲はどの程度か ・権利や技術を第三者にライセンスしているか(対象企業が当該技術を利用する際に、障害や負担があるかどうか)
第三者が保有している場合	・第三者が権利を保有しているか ・対象企業が継続して使用できる根拠は何か(ライセンス契約、サブライセンス契約等) ・ライセンス契約を締結している場合、ライセンス範囲、契約期間はどうか ・M＆A等により、ライセンス契約が消滅しないか ・ライセンス・アウトによるライセンス料収入の継続性は担保されているか ・独占禁止法に抵触していないかどうか

対象会社の知的財産関連紛争の調査

紛争の内容次第では、対象企業の買収価値が下がる場合があります。

また、M＆A後に事業を行う障害となる場合もあるため、実際に知財が問題となり裁判となっている案件の有無だけでなく、過去の紛争や、警告や勧誘の状況についても確認しておく必要があります。

係争中の案件については、以下の点を確認しましょう。

訴訟となっている場合	・訴訟の相手方は誰か ・問題となっている製品、技術は何か ・訴額はいくらか ・請求内容 ・権利が無効になる可能性はあるか(産業財産権の場合) ・訴訟終結の見込み及び結果の見込み ・訴訟までの見込み期間
示談交渉段階の場合	・交渉の相手方は誰か ・問題となっている製品、技術は何か ・紛争金額またはその見込み額 ・請求内容 ・権利が無効になる可能性はあるか(産業財産権の場合) ・対象企業の主張内容及び相手方の反論内容の概要 ・紛争終結の見込み及び結果の見込み ・訴訟に移行する可能性はあるか ・解決までの見込み期間

過去の紛争に関しては、以下の点を確認します。

これらは、過去に終結した紛争案件が、対象企業に与える影響を確認するものです。

第三者権利の侵害リスク調査(FTO調査)

出資等の後に、対象企業の製品等を製造・販売し、または対象企業が有している技術等を利用して、新たな製品等を開発・製造・販売していくにあたって、第三者の権利を侵害する等の支障がないかどうかを調査しておくことは重要です。

万が一第三者の権利を侵害している場合、販売差し止めなど事業の継続ができなくなる恐れもあります。

FTO調査は、知財デューデリジェンスの中でも最も重要な項目の一つです。

対象企業の技術領域・事業領域に属する他社の特許・技術等を調査	・対象企業の技術に属する他社の特許等の有無を確認(先行技術調査) ・他社権利が存在する場合、有効性を確認し、権利侵害の可能性が高い場合は、無効化できるか確認を行い、無効化するための資料を調査 ・他社権利を侵害しているかどうかについて確認し、必要に応じて専門家に鑑定を依頼 ・過去の鑑定書がある場合は、その内容も確認
同種技術について、他社が紛争を抱えているかどうかの調査	・ニュース、裁判例等に掲載されている他社紛争等を調査し、他社から権利侵害の主張を受ける可能性の有無・大小を確認
対象企業の過去・現在の紛争の調査	調査内容は前項を参照

ガバナンス調査

対象企業がどのような方針で知財を管理し・活用し、他社の知財の侵害を回避しているのかを確認することで、個別の調査では発見できなかった潜在的リスク(第三者の権利を侵害するリスク、自社の権利を侵害されるリスク、自社の権利が消滅するリスク、その他知財関連紛争に巻き込まれるリスク等)、将来生じ得る知財関連のリスクを予想し、または取引実行後に知財管理体制を見直すことの必要性を検討します。

主に、日常的な知財管理体制・職務発明規定等についての確認です。

知財に関する基本方針	・自社の知財基本方針や知財戦略、知財に関するルールはどう取り決めているか ・対象企業における実務上の知財取り扱いに関する基本方針 ・知財に関する対象企業のキーマンは誰か
知財の管理体制	・対象企業の組織体制 ・対象企業で運用されている知財管理システム
営業秘密の管理体制	・対象企業の組織体制 ・営業秘密管理ルールの存在の有無、内容はどうなっているのか ・情報コンタミネーション対策はどうしているか ・営業秘密管理のための人的・物的体制(保管場所・㊙マークの印字・アクセス制限の有無・権限者の範囲等)の確認
職務発明の取り扱い方法の確認	・職務発明規程の有無、内容及び策定手続きの合理性の確認 ・職務発明の対価支払い実績 ・将来における職務発明の対価支払い可能性の有無及び金額規模

価値評価

対象となる知財の特定をした後、その価値を評価し、知財経営に資する戦略提言や投資意思決定の判断材料の一つにします。

知財の価値評価は、前提条件を基に様々な手法を用いて行われ、その手法を大別すると、定性評価(質的アプローチ)と定量評価(量的アプローチ)に分類することができます。

価値評価手法においては、定性評価と定量評価は両輪として補充関係にあるため、定量評価を進めていく際にも質的データは必要です。

例えば質的情報を数量化することにより、定量評価では解明できなかった要素間の関係性を明瞭にすることも可能になります。

価値評価の対象となる技術・事業の特定	・対象となる技術・事業の特定 1.特許権、実用新案権、またはその対象となり得る技術等 2.商標権またはその対象となり得る標章、マーク、ブランド等 3.意匠権またはその対象となり得る工業デザイン等 4.著作物(コンテンツ及びプログラム等) 5.営業秘密・ノウハウ 6.その他の知財(ビッグデータ等) 7.権利化していないが事業化が見込まれる技術 ・知的財産の実効性の確認(特許権に無効理由がないか、権利満了日までに猶予があるか等)
知財の定性評価(質的アプローチ)	定性評価は現象の質的理解や説明に用いられ、数値として測量できないデータを解釈する際に用いられます。 知財の価値評価としては、以下の6点を主に評価します。1.知財が用いられている事業の規模、技術力 2.市場における技術評価・ブランド評価 3.事業・技術ベンチマーク対比 4.知財価値の経年変化等 5.ブランドに係る経済的ポテンシャル 6.その他(ポテンシャルや外的要因等)
知財の定量評価(量的アプローチ)	定量評価の代表的手法としては、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチの3つの手法が存在します。 各々メリット・デメリットが存在するため、ケースに応じて知財の価値評価手法を適宜選択することが必要です。 ただし、知財の価値は事業性や権利保有者等によって大きく変化するため、知財の価値評価手法としては、事業貢献度を加味できるインカムアプローチを用いるケースが多いのが現状です。 知財の定量評価としては、以下の5点を主に評価します。 1.経済的価値 2.ライセンス対価 3.実績保証金額 4.譲渡価格等 5.その他(アライアンス、研究開発関連、資金調達状況、将来予測等)

知財デューデリジェンスの進め方と注意点

知財デューデリジェンスの進め方は、概ね一般的なデューデリジェンスの手順と同様です。

しかし、知財デューデリジェンスの進め方や調査範囲を考える際には、対象企業やその事業の特性に合った工夫をする必要があります。

例えば、コンピュータ・プログラムは著作権で保護されますが、一定の要件があれば特許として保護される場合もある等、知財によって違いがあるからです。

そのため、知財デューデリジェンスでは、調査の初期段階で事業内容を把握して、調査対象の絞り込みを行い、調査の必要性と難易度を踏まえた上で、効率的な資料提供の要請や、ヒアリングの方法を考えていくことになります。

知財デューデリジェンスの進め方

知財デューデリジェンスの進め方は、以下の通りです。

STEP1：対象会社・対象企業に関する事前検討

対象企業または対象事業について、ヒアリングまたは入手可能な資料の範囲で検討し、調査対象を特定し、かつ調査対象ごとに問題となる知的財産権の種類を特定します。

STEP2：調査対象の特定

調査の対象とする事業、製品、サービス等の範囲を絞ります。

出資等の目的、STEP1により把握した対象企業・対象事業の内容、出資等のスケジュール、調査費用の予算等を総合的に考慮し、調査対象を限定します。

STEP3：調査方針の立案

STEP2により選定した事業に関して、さらに具体的に調査項目・調査方法・調査スケジュール等を決めます。

STEP4：資料の開示請求

STEP3で定めた調査方針に従って、対象企業の保有している特許や商標のリスト、発明に関する技術者のリスト、具体的な社内資料等の知財デューデリジェンスに必要な資料をピックアップし、QAシートなどを通じて開示請求をします。

STEP5：内容の精査

提出された資料の中身を精査・検討します。

STEP6：マネジメントインタビュー

提出された資料を精査した際に、ヒアリングが必要と判断した事項について、実際にヒアリングを行います。

STEP7：現地調査

実際に企業を訪問し、提出された資料に基づいた運用がなされているか、実際の書類はどのように管理されているか、といったことを調査します。

STEP8：報告書の作成

全ての調査が終わった段階で、それを報告書にまとめ、経営層に提出します。

知財デューデリジェンスを行う際の注意点

知財デューデリジェンスを行うにあたって、調査対象となる知的財産は、対象企業の営業秘密に当たることが多くなります。

デューデリジェンス後に取引を行わない可能性もあるため、対象企業は情報の開示には抵抗があるでしょう。

したがって、知財デューデリジェンスを行う場合には、外部の弁理士や調査会社に依頼して、しっかりと調査方針と客観的な根拠を作り、対象企業に知財デューデリジェンスをせざるを得ないように仕向けることが重要です。

知財デューデリジェンスを依頼できる外注先

知財デューデリジェンスは、知的財産を主に「ビジネス」「法務」「財務」という3つの観点から調査していくため、企業によっては、主要なビジネス・法務・財務デューデリジェンスと一緒に行う場合もあります。

知財デューデリジェンスを独立して行う場合は、知財の専門家は弁理士なので、弁理士法人をはじめ、弁理士をパートナーとして持つ弁護士法人などが、依頼先として一般的です。

しかし、一部の人物をより詳しく調査したい、社長や社員の犯罪歴などを調査したいなど、ピンポイントで調査したい項目がある場合は、探偵に依頼すると、画像などの証拠とともに、正確な情報を得ることが可能です。

適切な場面で探偵に調査を依頼できるかどうかが、知財デューデリジェンスを成功させるための重要なカギとなるでしょう。

知財デューデリジェンスは専門知識や経験豊富な専門家に依頼を！

知財デューデリジェンスは、その専門性から、一般の企業人には価値評価できない部分の多いものです。

したがって、知財デューデリジェンスを行う際には、知財に関する専門知識はもちろん、M＆Aやデューデリジェンスに関する知識や経験が豊富な委託先を選ぶことが重要です。

知識や経験が乏しい専門家に依頼してしまうと、リスクを見抜くことができなかったり、通常よりも時間や人件費がかかり、費用がかさんでしまったりすることもあります。

したがって、顧問弁護士などを雇っている企業でも、先に述べたような外部の専門家に依頼するのが良いでしょう。

一番望ましいのは、知財デューデリジェンスの経験がある弁理士事務所などに依頼する事です。

しかし、知的財産権に関しては、弁理士による知財デューデリジェンスだけではなく、その知的財産権という機密情報が外部に漏洩していないかどうか、違法に知財が利用されていないかどうか、などのチェックも必須です。

コピー品などが出回っているのであれば、あらかじめそういった情報の流出元やコピー品を取り扱っている組織の実態などを調査し、可能であればそういった対策もM&Aの前から考えておく必要があります。

むしろ、そういった知財管理が行き届いておらず、情報漏洩に関する管理意識が薄い企業だという事でM&Aを中止するという判断を下す材料ともなります。

こういった調査は企業の信用調査などの実績が多数ある、探偵事務所に依頼するのが一般的です。

まとめると、一般的には知財デューデリジェンスは弁理士事務所やそういった弁理士と提携しているM&Aコンサルティング会社へ、知財の情報漏洩や違法に利用されていないかどうかなどの調査は企業の信用調査などを行う探偵事務所に依頼するのがおすすめです。

探偵事務所SATでは、多数の企業への信用調査や実態調査を行ってきた実績から、知財など機密情報の漏洩や、違法利用に関する調査も行うことが可能です。

まずは、お気軽にご相談ください。